Hoy en día es crucial cuidar la Protección de Marca en Internet y ser capaz de reconocer las oportunidades y amenazas que genera la Red para poder aplicar estrategias que nos permitan consolidar nuestra presencia online: evitar el abuso de nuestra marca por terceros, aumentar el tráfico a nuestra web y, cómo no, incrementar los beneficios.
En este webinar tratamos los siguientes puntos:
1. La importancia de los Dominios: ¿qué relación tienen los Dominios con nuestra Marca?
2. Casos de empresas que no han protegido su Marca Online y sus implicaciones posteriores.
3. Compra y venta de dominios: Recuperación por compra y UDRP
4. Nuevas extensiones para el 2014
5. ¿Qué es y para qué sirve el servicio de Trademark Clearinghouse?
Grabación del webinar
PROFESOR
Marga Giménez
Business Developer
en Nominalia
FECHA
11 Julio 2013
HORA
16:00h
DURACIÓN
60min
¡Respondemos a todas tus preguntas!
Si me interesa un dominio que es de otro, ¿cómo se procedería a la compra?
En primer lugar te aconsejamos intentar una “recuperación por compra”, es decir, negociar con el actual propietario del dominio una cifra económica por la que estaría dispuesto a entregarte dicho dominio.
En el caso de que no se llegara a un acuerdo y poseas una marca registrada que haga referencia al dominio que quieres recuperar, se podría proceder a realizar (bajo un previo análisis de viabilidad) una “recuperación por vía administrativa”, mediante un arbitraje intermediario tipo OMPI.
En cualquiera de estos casos, Nominalia puede utilizar su larga experiencia en recuperaciones de dominios para llegar a conseguir, si es posible, el dominio que te interesa. No dudes en ponerte en contacto con nosotros si necesitas que te asesoremos.
Si estoy haciendo uso de una página web durante años, y alguien registra una marca con el nombre de mi dominio aquí en España, ¿me podría reclamar el dominio? ¿Podría impedirme operar con ese dominio suponiendo que yo no tenga marca registrada.
Por poder, podría hacerlo, aunque es poco probable que consiga quitártelo, ya que el registro de la marca es posterior al registro del dominio que llevaste a cabo. En cualquier caso, sería necesario hacer un estudio del uso que se está haciendo de ese dominio y si tiene relación con algún tipo de empresa o negocio que pudiera considerar “mala fe” la propiedad o el uso de tu dominio. Como comentaba en el webinar, cada caso es un mundo y hay que valorar muchos aspectos.
¿Se puede ocultar la identidad del dominio? Es decir, por Whois te dice que no está en uso, pero poniéndolo en la URL está activo.
Sí podemos hacer que los datos de contacto del titular de un dominio no se muestren en el Whois, una base de datos que es pública. De hecho, Nominalia ofrece un servicio llamado Registro Privado (o Whois Privado) para ocultar los datos del registrante del dominio si así lo desea.
Respondiendo a la segunda parte de tu pregunta, si un domino está en estado “no activo” no se podrá visualizar la página web que haya detrás de este dominio (entendemos que la base de datos del correspondiente whois esté actualizada).
En el periodo de registro libre, cuando una persona quiera solicitar un nombre de dominio idéntico a una marca registrada, ¿se avisará a los propietarios de todas las marcas o sólo a los de las marcas que estén registradas en Trademark Clearinghouse?
El sistema de alertas de Trademark Clearinghouse avisará únicamente a los que estén dados de alta en ella durante 30 días en la Fase Sunrise y 60 días, como mínimo, en la fase go live o registro libre.
Si dos empresas tienen registrada la misma marca en distintos países o para productos y servicios distintos, ¿quién tiene preferencia, el que se inscribe antes en Trademark Clearinghouse o el que registra el dominio antes en el Sunrise Period?
Existen ya marcas registradas con el mismo nombre, pero de distinta actividad empresarial. El conflicto puede darse en el Periodo Sunrise, ya que ambas empresas podrían estar interesadas en una misma extensión genérica. En este caso la experiencia nos dice que dicho dominio será asignado mediante subasta, aunque todavía no está 100% definido cómo se resolverán estos casos.
En el caso de la fase go live (registro libre), obtendrá el dominio quien antes lo registre (como se suele decir en el mundo de los dominios, la asignación del mismo se rige por el principio del First come, first served), aunque será necesario tener en cuenta que si alguien decide registrar un dominio de una marca que está en Trademark Clearinghouse se podría considerar mala fe.
Actualmente he registrado una marca comercial en Chile y también he comprado el dominio. El propósito de la empresa será vender un producto a nivel internacional. ¿Creéis que el .com es el más apropiado cuando nos abrimos a todos los mercados?
El .com es una de las extensiones más reconocidas a nivel internacional, ¡cierto! Pero es recomendable registrar las extensiones territoriales en aquellos países en los que vayas a tener presencia, ya que hay varios puntos a averiguar: por un lado la disponibilidad de Marca y por otro estudiar a la competencia.
Deberías proteger tu Marca en más extensiones aparte del .com. Concretamente, en todas aquellas donde tu negocio tenga repercusión o, mejor dicho, en todas aquellas donde supondría un problema para ti el que el dominio estuviera en manos de un tercero.
¿Recomiendas la compra de dominios incluso cuando haya mala fe o solo en casos de buena fe?
Desde el punto de vista económico, sí lo recomendaría, ya que normalmente es mucho más económico comprarle el dominio al actual titular que iniciar un proceso de recuperación administrativa. Pero también hay casos de empresas que prefieren invertir más en la recuperación administrativa, para no alimentar el mercado de la compra-venta de dominios, de modo que dependerá de la política que aplique cada empresa.
El nombre de nuestra marca es un nombre inventando, ¿podría demostrar mala fe el que nos estén registrando los dominios y nos estén registrando marcas con nuestro idéntico nombre?
En el caso de que no tengas la marca registrada, complicado. En el caso contrario, dependerá del uso que se esté haciendo de esos dominios: ninguno, están en un parking, página web de su marca o una página en construcción. Habría que hacer una evaluación individualizada de cada uno de esos dominios y su uso.
La pregunta que deberíais haceros es si os están afectando esos registros de dominios por parte de terceros, de qué manera os afecta no tenerlos y si tenéis interés en registrar dichos dominios.
Os invito a contactarme si tenéis cualquier tipo de duda.
Lo que estamos diciendo de marcas en relación con el TMCH, ¿es también aplicable a nombres comerciales?
Sí, siempre y cuando tengáis ese nombre registrado como marca. El requisito imprescindible del Trademark Clearinghouse (TMCH) es que cualquier nombre de marca, empresa, persona, producto, etc. esté registrado. Se tendrá que enviar documentación que demuestre el uso de la marca registrada y se tendrá que firmar una declaración de prueba de su uso.
¿La legislación y registro de marcas incorpora ya la casuística propia de Internet o hay que ir aún por vía “interpretativa”? ¿Se pueden registrar marcas vía internet?
En Nominalia Internet ofrecemos a nuestros clientes las operaciones necesarias relacionadas con el registro de los dominios a nivel mundial, en cambio no podemos ofrecer un servicio de asesoramiento sobre las posibilidades de registro de patentes y marcas. Únicamente decirte que dependerá de la entidad y país en el que la solicites, ya que tengo entendido que en algunos países está permitido, pero cada institución tiene una serie de procesos establecidos. Siento no poder ayudarte más en este ámbito.
¿Es necesario tener una marca comercial para poder registrar en la Base de datos?
Mi marca es mi nombre. El .com y .es están cogidos. Yo tengo el .net. ¿Tendría sentido comprar .eu o algún otro? Soy fotógrafo y aspiro a salir al extranjero.
Tal y como comenté en el webinar, un .name sería interesante, junto al .pro (de “profesional” a nivel internacional). Además sería necesario saber en qué territorios pretendes tener presencia para registrar la extensión específica del país. También existen extensiones genéricas como .eu y .asia que, según a qué mercado vayas, pueden funcionar muy bien.
Cuando Marga dice que sería necesario aportar toda la documentación que se tenga para demostrar que se es el propietario de la marca, ¿se refiere a la documentación del registro del nombre de nuestra empresa en el Registro de Marcas y Patentes?
Entonces según decís, es obligatorio estar dado de alta en Trademark Clearinghouse para poder pedir el dominio en fase Sunrise?
¿Demuestra mala fe la compra del dominio y después la compra de la marca?
Pasado el Periodo Sunrise, ¿cualquier marca que no esté en el Trademark Clearinghouse puede comprar el dominio?
Tras el periodo Sunrise, ¿cualquiera puede registrar tu marca con la nueva extensión? Es decir, soy la empresa Milano, mi mercado es España y tengo .es, ¿puede alguien comprar milano.shop?
Sí, tras el periodo Sunrise, el .shop pasa a la fase de registro libre (o fase “go live”), por lo que cualquiera puede registrar un dominio .shop siempre y cuando cumpla los requisitos que establece la Autoridad. Así pues, el dominio podrá ser registrado por cualquier persona o empresa, pero tú podrías tomar acciones legales si consideras que hay mala fe en el registro de ese dominio o bien si se está utilizando de alguna manera la marca registrada Milano.
Por otro lado, si tu marca está inscrita en el Trademark Clearinghouse tendrás más armas para poder demostrar esa mala fe, ya que el sistema avisa al usuario que el dominio que pretende registrar coincide con una marca registrada.
